Wer wegen einer angeblichen Markenverletzung abgemahnt oder verklagt wird, sollte nicht allein auf die behauptete Zeichenähnlichkeit schauen. Ebenso wichtig ist die Frage, ob die Klagemarke überhaupt noch wirksam durchsetzbar ist. Gerade bei älteren, kaum genutzten oder rein beschreibenden Marken kann eine Verteidigung auf zwei Ebenen sinnvoll sein: im Verletzungsverfahren vor dem Zivilgericht und parallel durch einen Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).
Zwei Verfahren, zwei Funktionen
Das Verletzungsverfahren klärt, ob die konkrete Benutzung eines Zeichens Markenrechte verletzt. Hier geht es etwa um Verwechslungsgefahr, Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie die Art der angegriffenen Zeichenverwendung.
Daneben kann der Anspruchsgegner den Bestand der Klagemarke angreifen. Für den Verfall wegen Nichtbenutzung und die Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse ist ein Verfahren vor dem DPMA vorgesehen. Der Antrag muss die maßgeblichen Tatsachen und Beweismittel benennen. § 53 MarkenG
Diese beiden Ebenen laufen häufig parallel. Die Markeneintragung bleibt allerdings zunächst wirksam. Allein die Einleitung eines Löschungsverfahrens beseitigt den Markenschutz daher nicht und führt auch nicht automatisch dazu, dass das Verletzungsgericht sein Verfahren stoppt.
Erste Verteidigungslinie: die Einrede der mangelnden Benutzung
Ist die Klagemarke seit mindestens fünf Jahren aus dem Widerspruchsverfahren heraus und wurde sie nicht ernsthaft benutzt, steht dem Beklagten eine besonders wirksame Verteidigung offen: die Einrede der mangelnden Benutzung nach § 25 MarkenG.
Sie muss ausdrücklich erhoben werden. Dann muss der Markeninhaber nachweisen, dass er die Marke in den fünf Jahren vor Klageerhebung für genau die Waren oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt hat, auf die er seine Ansprüche stützt. Berücksichtigt werden im Prozess nur die Waren oder Dienstleistungen, für die dieser Nachweis gelingt. § 25 MarkenG
Entscheidend ist keine bloße Schein- oder Alibibenutzung. Erforderlich ist eine wirtschaftlich sinnvolle Benutzung als Herkunftshinweis im Inland. Dabei können auch Vertriebsunterlagen, Rechnungen, Produktverpackungen, Werbematerial, Screenshots und Umsatzzahlen eine Rolle spielen. Eine Benutzung durch Lizenznehmer genügt grundsätzlich, sofern sie mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgt. § 26 MarkenG
Für die Praxis bedeutet das: Wer angegriffen wird, sollte früh prüfen, ob und für welche Waren oder Dienstleistungen die Klagemarke tatsächlich am Markt verwendet wird. Häufig ist eine Marke für ein sehr breites Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragen, wird aber nur in einem engen Bereich benutzt.
Zweite Verteidigungslinie: Verfall der Marke wegen Nichtbenutzung
Neben der prozessualen Einrede kann ein Antrag auf Erklärung des Verfalls beim DPMA sinnvoll sein. Eine Marke ist verfallsreif, wenn sie nach Ablauf der Benutzungsschonfrist während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt wurde. Auch eine nur teilweise Löschung – beschränkt auf nicht benutzte Waren oder Dienstleistungen – kommt in Betracht. § 49 MarkenG
Der Verfallsantrag hat einen weitergehenden strategischen Nutzen: Er richtet sich nicht nur gegen die aktuelle Klage, sondern kann den Registerschutz der Marke dauerhaft ganz oder teilweise beseitigen. Die Wirkungen des Verfalls treten grundsätzlich ab Antragstellung ein; auf Antrag kann auch ein früherer Zeitpunkt festgestellt werden. § 52 MarkenG
Der Antrag sollte nicht reflexhaft gestellt werden. Eine kurz vor dem Antrag wiederaufgenommene Benutzung kann den Verfall ausschließen. Unter bestimmten Voraussetzungen bleibt eine erst in den letzten drei Monaten vor Antragstellung begonnene Wiederbenutzung jedoch unberücksichtigt.
Dritte Verteidigungslinie: Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse
Eine weitere Möglichkeit besteht, wenn die Marke schon bei ihrer Eintragung nicht schutzfähig war. Besonders praxisrelevant sind zwei absolute Schutzhindernisse:
- Der Marke fehlt jegliche Unterscheidungskraft.
- Die Marke besteht ausschließlich aus einer Angabe, die zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen kann.
So kann etwa eine glatt beschreibende Bezeichnung für die Art, Beschaffenheit, Bestimmung oder geografische Herkunft der Ware kein Monopolrecht begründen. Markenrecht schützt Herkunftshinweise – also Zeichen, anhand derer das Publikum Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuordnet. Es soll dagegen nicht ermöglichen, allgemeine Produktmerkmale oder im Wettbewerb benötigte Begriffe zu privatisieren. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG
Die Nichtigkeit wegen solcher absoluter Schutzhindernisse wird beim DPMA beantragt. Der Antrag muss innerhalb von zehn Jahren seit der Eintragung gestellt werden. Außerdem muss das Schutzhindernis nicht nur bei der Eintragung bestanden haben, sondern im Zeitpunkt der Entscheidung noch fortbestehen. Hat sich die Marke durch intensive Benutzung ausnahmsweise im Verkehr als Herkunftshinweis durchgesetzt, kann dies einer Löschung entgegenstehen. § 50 MarkenG
Die Beweisarbeit konzentriert sich hier häufig auf die Sprach- und Marktverhältnisse zum Anmeldezeitpunkt: Wörterbücher, Branchenverwendung, frühere Internetauftritte, Kataloge, Presseberichte und vergleichbare Produktbezeichnungen können zeigen, dass der Begriff nur beschreibend verstanden wurde.
Aussetzung des Verletzungsverfahrens: keine automatische Folge
Ein parallel beim DPMA anhängiger Löschungsantrag führt nicht automatisch zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens. Das Zivilgericht kann ein Verfahren zwar wegen Vorgreiflichkeit aussetzen; die Entscheidung steht jedoch in seinem Ermessen. § 148 ZPO
Der Bundesgerichtshof hat die Hürde deutlich formuliert: Eine Aussetzung kommt im Regelfall nicht in Betracht, wenn keine überwiegende Wahrscheinlichkeit für den Erfolg des Löschungsverfahrens besteht. Eine bloß denkbare oder offen bleibende Löschung reicht daher regelmäßig nicht. BGH, Urteil vom 18. September 2014 – I ZR 228/12, „Gelbe Wörterbücher“
Für einen Aussetzungsantrag genügt es folglich nicht, die Antragsschrift beim DPMA vorzulegen. Er sollte konkret erläutern,
- warum die Klagemarke mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz oder in dem für die Klage relevanten Umfang gelöscht wird,
- welche Unterlagen den Nichtbenutzungs- oder Nichtigkeitsgrund belegen,
- weshalb gerade diese Frage für den Verletzungsprozess entscheidend ist und
- warum die Interessen des Markeninhabers an einer schnellen Entscheidung zurücktreten müssen.
Je besser der Löschungsantrag vorbereitet und belegt ist, desto eher kann er im Verletzungsverfahren Gewicht entfalten. Wird der Antrag dagegen ersichtlich nur zur Verzögerung gestellt, wird eine Aussetzung kaum erreichbar sein.
Fazit: Verteidigung früh und abgestimmt aufbauen
Die wirksamste Strategie verbindet die Verteidigung gegen den konkreten Verletzungsvorwurf mit einer kritischen Prüfung der Klagemarke. Die Einrede der mangelnden Benutzung kann Ansprüche unmittelbar zu Fall bringen. Ein Verfallsantrag beim DPMA kann den Registerschutz dauerhaft beschränken oder beseitigen. Bei einer glatt beschreibenden oder nicht unterscheidungskräftigen Bezeichnung kann zudem ein Nichtigkeitsantrag wegen absoluter Schutzhindernisse geboten sein.
Wichtig ist vor allem das Timing. Eine später erfolgreiche Löschung ändert nichts automatisch an bereits rechtskräftig abgeschlossenen und vollstreckten Verletzungsentscheidungen. § 52 Abs. 3 MarkenG Wer eine Markenverletzung abwehren will, sollte die Benutzungslage und die Schutzfähigkeit der Klagemarke deshalb bereits unmittelbar nach Erhalt einer Abmahnung oder Klage prüfen lassen.
Als Fachanwalt für Gewerblicher Rechtsschutz berät und vertritt Rechtsanwalt Stephan Schneller Unternehmen, Start-ups und Markeninhaber bei der Abwehr von Markenverletzungsvorwürfen, in Verletzungsverfahren sowie bei der Prüfung und Durchsetzung von Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren gegen Marken.
Hinweis: Dieser Beitrag bietet einen allgemeinen Überblick und ersetzt keine Prüfung des Einzelfalls.
Dieser Text wurde mit Unterstützung von KI erstellt.